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Di Manuela Arata

Procedura per la tutela della Proprietà Intellettuale
Luglio 2010

Procedura primo deposito

1. L’Inventore (Nota 1) informa immediatamente il Direttore del proprio Istituto (Nota 2) ed invia il modulo di comunicazione di invenzione alla Task Force IPR (IPR) all’indirizzo mail ipr@cnr.it e al Dipartimento (Nota 3) interessato. 
2. IPR si mette in contatto (3 gg lavorativi) con l’Inventore per richiedere integrazioni e chiarimenti alla comunicazione di invenzione e attiva la più opportuna funzione (territoriale, dipartimentale, ecc.) per l'immediata esecuzione della ricerca di anteriorità, d'intesa con il Dipartimento competente per afferenza e area tematica e tenendo informato il Direttore dell'Istituto. 
3. Nel piu’ breve tempo possibile l’Inventore, col supporto di IPR, del Dipartimento e della funzione operativa incaricata delle ricerche di anteriorità, predispone e trasmette a IPR la comunicazione di invenzione, completa del rapporto di esame di anteriorità. La data di ricevimento della comunicazione di invenzione (di seguito DRR) costituisce momento di riferimento per tutto il processo a sensi di legge. 
4. Se non sussistono condizioni di contitolarità con terze parti, entro 20 giorni dalla DRR, IPR comunica all’Inventore e al Direttore di istituto un giudizio sulla brevettabilita’ dell’invenzione concordato con il Dipartimento di afferenza. In caso di giudizio positivo, IPR indica la modalità ottimale di primo deposito (Nota 4) e un mandatario o una rosa di mandatari idonei a redigere e depositare la domanda di brevetto (Nota 5). 
5. Nel caso sussistano condizioni di contitolarità con terze parti, IPR provvede con le modalità opportune a coinvolgere tutti gli interessati nel processo di valutazione della proposta negoziando, di concerto con l’Inventore e il Dipartimento, un accordo di contitolarità con gli aventi diritto terzi nel più breve tempo possibile. In questo caso, la DRR decorre dalla data di sottoscrizione dell’accordo di contitolarità.
6. Le spese di primo deposito fino all’importo di 2500 € (escluso IVA) sono a carico dell’Istituto di afferenza dell’Inventore. L’eventuale importo in eccesso è a carico dei fondi a disposizione di IPR. In casi eccezionali e comunque per un numero di casi non superiore al 10% delle domande depositate nell’anno in corso, IPR può decidere di sostenere per intero il costo di primo deposito. 
7. Sin dalle prime fasi e in ogni caso contestualmente al primo deposito, IPR - ove necessario - attiva le competenze della partecipata Rete Ventures per le valutazioni di mercato utili a definire la migliore strategia di sfruttamento del trovato.

Procedura estensione e mantenimento

1. Entro lo scadere del decimo mese dalla data di priorità del primo deposito, Rete Ventures Srl in collaborazione con l’Inventore fornisce a IPR e Dipartimento una relazione sulle opportunità di valorizzazione proponendo una o più strategie di commercializzazione o di costituzione di un eventuale spin off. 
2. Allo scadere del decimo mese dalla data di priorità del primo deposito, in assenza di comunicazioni ufficiali sull’esito delle procedure di pre-esame o esame della domanda, l'Inventore insieme alla funzione incaricata delle ricerche di anteriorità ripete le interrogazioni alle banche dati brevettuali e ne comunica l’esito a IPR e al Dipartimento.
3. In tempo utile e comunque prima di 45 giorni dal termine di 12 mesi dalla data di priorità del primo deposito IPR, d’intesa con il Dipartimento, comunica all’Inventore la decisione relativa al deposito di ulteriori domande di brevetto in Paesi diversi da quelli compresi nel primo deposito, conferendo in tal caso l’incarico a opportuno mandatario con il più ampio ambito di tutela, sostenendone i costi sui fondi a propria disposizione (Nota 6).
4. In considerazione delle concrete prospettive di valorizzazione sussistenti al momento di ciascuna scadenza IPR stabilirà e darà attuazione - sentiti l'Inventore, il Dipartimento e Rete Ventures - alle azioni conseguenti alle domande di brevetto depositate (procedure ingresso alle fasi nazionali, procedure di esame, appello, deposito di domande divisionali, continuazione in parte ecc….).
5. Allo scadere del 60° mese dalla data di primo deposito, in assenza dui accordi vigenti o negoziati finalizzati a una qualsiasi forma di valorizzazione IPR, d'intesa con il Dipartimento, l'Inventore e Rete Ventures, ridefinisce la più opportuna strategia di gestione del titolo o della famiglia di titoli, in funzione degli investimenti effettuati, dei costi previsti e delle prospettive di sfruttamento.
6. Allo scadere del 72° mese dalla data di primo deposito, in assenza di accordi finalizzati a una qualsiasi forma di valorizzazione, i brevetti concessi e/o le domande pendenti possono essere ceduti gratuitamente, in tutto o in parte e comunque secondo le norme vigenti, all’Inventore. Declinando questi il subentro nella titolarità, i titoli verranno abbandonati.

Garanzie

1. Tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, tutela e valorizzazione di ciascun trovato si impegnano a garantire assoluta riservatezza durante tutto il procedimento, sottoscrivendo apposita dichiarazione di confidenziali.
2. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti nella procedura da parte di uno o più tra i soggetti coinvolti nel processo, si adotterà la formula del silenzio-assenso e IPR darà corso comunque al processo di protezione e valorizzazione. 
3. A valle della commercializzazione dei titoli, IPR formula una proposta di ripartizione dei proventi finalizzata a compensare l'Inventore e l'Istituto di appartenenza e a coprire i costi di funzionamento delle funzioni coinvolte nel processo di valorizzazione.

Note

1. qui e nel seguito: nel caso di inventori plurimi, viene designato un Inventore di riferimento; 
2. nel caso di più istituti coinvolti, la comunicazione viene inviata a tutti i Direttori. Tra questi il Direttore dell’Istituto cui appartiene l’Inventore di cui alla Nota precedente diviene Direttore di riferimento.
3. nella persona del Direttore o - ove individuato - di un Referente Dipartimentale che riporta al Direttore. Nel caso di afferenze a più Dipartimenti, i Dipartimenti interessato designeranno il Dipartimento di riferimento.
4. il primo deposito avviene normalmente tramite una domanda di brevetto italiana. Primi depositi con procedure diverse dal deposito di una domanda di brevetto italiana (EPO, PCT, USPT o altro) possono essere autorizzati in presenza di una o piu’ delle seguenti condizioni: - estrema rilevanza economica dell’invenzione e/o - interesse allo sfuttamento concretamente esplicitato da controparti non nazionali e/o specificita' territoriali dei mercati sottesi.
5. In caso di posizioni divergenti tra IPR e Dipartimento la valutazione verrà sottoposta al Presidente.
6. In fase di prima applicazione della presente procedura i costi di mantenimento delle domande di brevetto e di brevetti in essere sono a carico dei Dipartimenti fino ad esaurimento degli stanziamenti specifici assegnati. Successivamente ipr produrrà annualmente un rendiconto di costi e ricavi dettagliato per Dipartimenti e Istituti di riferimento.